UC weitet Patentklage gegen Einzelhändler und Hersteller aus

Die Regenten der University of California haben ihre bahnbrechende Patentverletzungsklage gegen große Einzelhändler und Lieferanten innovativer LED-Glühbirnen ausgeweitet und einen Einzelhändler und vier Hersteller als weitere Beklagte in der Klage genannt.

Die Regenten behaupten, dass die Kläger UC-Patente auf langlebige, energieeffiziente Glühbirnen verletzt haben, die von Forschern des Solid State Lighting and Electronics Center der UC Santa Barbara entwickelt wurden.

Die erste Klage von UC, die 2019 eingereicht wurde, richtete sich gegen fünf große amerikanische Einzelhändler, die die Produkte angeblich ohne Lizenz verkauft hatten:Amazon.com, Bed Bath &Beyond, Ikea, Target Corp. und Walmart. Es kommt selten vor, dass sich eine Patentdurchsetzungsklage auf Einzelhändler statt auf Originalhersteller konzentriert, von denen letztere oft im Ausland ansässig und daher schwieriger vor US-Gerichten zu verklagen sind. Ungewöhnlich war auch die Entscheidung der Regenten, eine Untersuchung des Imports und Verkaufs der fraglichen Produkte durch die U.S. International Trade Commission anzustrengen, was von akademischen Patentinhabern selten unternommen wird.

Um die Klage auszuweiten, hat UC nun eine neue Klage eingereicht und eine zweite Untersuchung durch ITC gegen General Electric, Savant Systems LLC, Feit Electric Co. Inc., Home Depot, Ikea und Satco Products Inc. beantragt. Diesem Antrag wurde stattgegeben von ITC letzte Woche.

„Einzelhändler bleiben für Patentverletzungen haftbar“, sagt Seth Levy, Partner von Nixon Peabody LLP, der Anwaltskanzlei, die die UC Regents vertritt. „Aber die Hersteller haben eindeutig einen erheblichen Marktanteil, daher ist es sinnvoll, sie auch direkt zu verfolgen.“

Die Regenten haben ihre Beschwerde weiter ausgeweitet, um die Vergabe von vier neuen Patenten an UC seit Einreichung der ersten Untersuchung widerzuspiegeln.

Die erste ITC-Untersuchung endete vor etwa fünf Monaten auf Antrag der UC-Regenten, „hauptsächlich, weil sie ausgelaufen war“, erklärt Levy. „Wir hatten mehr als ein Dutzend Lizenzen mit verschiedenen Parteien erstellt, von denen mehrere Lieferanten für einige Befragte in der Aktion waren, und es wurde viel Wert herausgezogen.“

Neben dem ITC-Verfahren haben die Regenten ihre Klagen beim Central District of California, U.S. District Court, Sitz der UC Santa Barbara, eingereicht.

Levy sagt, die Kläger seien durch den Fortschritt der bisherigen Verfahren sowohl beim ITC als auch beim Bezirksgericht ermutigt. Die letztgenannten Fälle wurden während der ITC-Untersuchung ausgesetzt. „Es ist sinnvoller, einen Fall weiterlaufen zu lassen und das Ergebnis abzuwarten“, sagt Levy. Die rechtliche Strategie der Regenten bestand darin, die Gerichtsverfahren weiterhin in der Schwebe zu halten, während ITC die Angelegenheit prüft – ein Schritt, der die Prozesskosten niedrig halten soll.

Durch die gezielte Ausrichtung auf große Hersteller von Beleuchtungsprodukten hoffen die Regenten, Lizenzvereinbarungen mit einem dominierenden Marktsegment zu erzielen und dabei eine Gruppe autorisierter Lieferanten zu schaffen, auf die sich Einzelhändler rechtlich verlassen können.

„Das war genau die Botschaft, die wir in der Anfangsphase der Kampagne von den Einzelhändlern bekommen haben“, sagt Levy. „Sie sagten uns, wir sollten mit [ihren] Lieferanten sprechen, und genau das tun wir. Aus unserer Sicht ist es für alle Beteiligten am sinnvollsten, daran weiterzuarbeiten.“

UC bemüht sich im Verlauf des Rechtsstreits weiterhin um neue Lizenzvereinbarungen, einschließlich eines Vergleichs mit Bed Bath &Beyond. „Wir sind weiterhin ermutigt, dass es gut läuft“, sagt Levy. „Die praktische Herausforderung besteht darin, dass es so viele Händler und Anbieter dieser Produkte gibt und der Markt weiter wächst. Wir führen diese Gespräche so schnell, wie wir die Leute identifizieren können und so schnell, wie sie mit uns zusammenarbeiten möchten.“

Die Klage signalisiert eine neue Aggressivität akademischer Einrichtungen zum Schutz des unter ihrer Schirmherrschaft entwickelten geistigen Eigentums. Viele verstehen erst jetzt den Wert ihrer Patente auf dem freien Markt.

UC ist offen für die Benennung weiterer Kläger im Laufe des Patentverletzungsverfahrens, hofft jedoch weiterhin auf Vergleiche mit Einzelhändlern, Herstellern und Zulieferern, um einen kostspieligen und langwierigen Prozess zu vermeiden, der mindestens ein Jahr lang nicht beginnen würde. Die streitigen Patente haben noch etwa acht Jahre Laufzeit, stellt Levy fest.

„Die Regenten und ich bleiben sehr optimistisch, dass kein Prozess erforderlich ist, da wir diese Probleme mit jedem Befragten lösen können“, fügt er hinzu. „Aber wenn wir vor Gericht gehen müssen, werden wir vor Gericht gehen. Darauf sind wir auf jeden Fall vorbereitet.“