UC erweitert Patentklage gegen neue Händler & Hersteller bei energiesparenden LED-Filamenten

Die Regents der University of California haben ihre bahnbrechende Patentverletzungsklage gegen große Händler und Zulieferer innovativer Filament-LED-Glühbirnen ausgeweitet – ein Händler und vier Hersteller wurden als zusätzliche Beklagte hinzugefügt.

Die Regents werfen den Klägern vor, UC-Patente an langlebigen, energieeffizienten Glühbirnen verletzt zu haben, die von Forschern am Solid State Lighting and Electronics Center der UC Santa Barbara entwickelt wurden.

Hintergrund: Die ursprüngliche Klage 2019

UCs initiale Klage 2019 zielte auf fünf große US-Händler ab, die die Produkte angeblich ohne Lizenz verkauften: Amazon.com, Bed Bath & Beyond, Ikea, Target Corp. und Walmart. Es ist selten, dass eine Patentdurchsetzung sich auf Händler statt auf Originalhersteller konzentriert – letztere sitzen oft offshore und sind vor US-Gerichten schwerer zu belangen. Ebenfalls ungewöhnlich: Die Regents beantragten eine Untersuchung durch die US International Trade Commission (ITC) zum Import und Verkauf der Produkte – ein Schritt, den akademische Patentinhaber selten gehen.

Erweiterung der Klage

Nun, um die Klage auszuweiten, hat UC eine neue Klage und einen Antrag auf eine zweite ITC-Untersuchung gegen General Electric, Savant Systems LLC, Feit Electric Co. Inc., Home Depot, Ikea und Satco Products Inc. eingereicht. Diesem Antrag wurde letzte Woche stattgegeben.

„Händler haften weiterhin für Patentverletzung“, sagt Seth Levy, Partner bei Nixon Peabody LLP, der die UC Regents vertritt. „Aber Hersteller haben signifikanten Marktanteil, daher ist es sinnvoll, sie direkt zu verfolgen.“

Die Regents haben ihre Klage zudem um vier neu erteilte UC-Patente erweitert seit der ursprünglichen Untersuchung.

Verfahrensstand

Die erste ITC-Untersuchung endete vor etwa fünf Monaten auf Antrag der UC Regents, „vor allem, weil sie ihren Lauf hatte“, erklärt Levy. „ Wir hatten mehr als ein Dutzend Lizenzvereinbarungen mit verschiedenen Parteien geschlossen, von denen mehrere Zulieferer von Beklagten waren, und erheblichen Wert realisiert.“

Parallel zum ITC-Verfahren reichten die Regents Klagen im Central District of California, US District Court – dem Sitz von UC Santa Barbara – ein.

Levy zeigt sich ermutigt durch den Fortschritt beider Verfahren. Die Distriktgerichtsverfahren wurden ruhend gestellt, während die ITC-Untersuchung lief. „Es ergibt mehr Sinn, einen Fall voranzutreiben und das Ergebnis abzuwarten“, so Levy. Die Rechtsstrategie der Regents: Gerichtsverfahren in Abeyance halten, während die ITC prüft – ein kalkulierter Schritt zur Kostensenkung.

Ziel: Lizenzvereinbarungen mit Marktmacht

Indem sie große Hersteller der Beleuchtungsprodukte ins Visier nehmen, hoffen die Regents, Lizenzvereinbarungen mit einem beherrschenden Marktsegment zu erzielen und dabei einen Pool autorisierter Zulieferer zu schaffen, auf den Händler legal zurückgreifen können.

„Genau das war die Botschaft, die wir in der ersten Phase von Händlern hörten“, sagt Levy. „Sie sagten, wir sollten mit deren Zulieferern sprechen – und das tun wir. Meiner Ansicht nach ist das der sinnvollste Weg für alle Beteiligten.“

UC strebt weiter neue Lizenzvereinbarungen an, einschließlich einer Einigung mit Bed Bath & Beyond. „Wir bleiben zuversichtlich, dass es gut läuft“, so Levy. „Die praktische Herausforderung: Es gibt so viele Händler und Zulieferer, der Markt wächst weiter. Wir führen diese Gespräche so schnell wir können, und so zügig, wie Partner mitarbeiten wollen.“

Signalwirkung für akademische IP-Nutzung

Die Klage signalisiert neue Entschlossenheit akademischer Institutionen, geistiges Eigentum, das unter ihrer Ägide entstand, zu schützen. Viele erkennen erst jetzt den Wert ihrer Patente am offenen Markt.

UC ist offen, weitere Kläger hinzuzufügen, hofft aber weiterhin auf Vergleiche mit Händlern, Herstellern und Zulieferern, um einen kostspieligen, langwierigen Prozess zu vermeiden – der frühestens in einem Jahr beginnen würde. Die betroffenen Patente laufen noch ca. acht Jahre, so Levy.

„Die Regents und ich bleiben sehr optimistisch, dass ein Prozess nicht nötig sein wird, weil wir die Streitpunkte mit jedem Beklagten lösen können“, fügt er hinzu. „Aber falls nötig, gehen wir vor Gericht. Wir sind darauf vorbereitet.“